Методика экспертизы использования изобретения

Представлен алгоритм установления факта использования изобретения в объектах техники. Особое внимание уделено специфическим аспектам экспертизы, характерным для изобретений, поскольку общие для изобретений и полезных моделей моменты рассмотрены в предыдущих статьях автора.

Вся экспертная методика установления факта использования изобретения в объекте техники (далее – объект, спорный объект) в сжатом виде изложена в п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса РФ (далее – Кодекс). Там сказано: «Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения».

Эта норма Кодекса предписывает исследовать только те признаки изобретения, что приведены в независимом пункте формулы, поэтому исследование мы начинаем с нахождения в формуле независимого пункта.

О том, как это сделать, сказано в подзаконных актах, в разное время регламентировавших вопросы рассмотрения заявки на изобретение – правилах, регламентах, требованиях, рекомендациях и т. п. Так, в действующих Требованиях^[1] об этом говорится в п. 52-55.

При этом надо учитывать, что Требования и подобные документы не регулируют вопросы экспертизы использования изобретения. Тут их применение ограничено ролью методических источников по отдельным вопросам. Обязательными для судебного эксперта они не являются.

Одна из распространенных ошибок – говорить об «использовании патента», считая это синонимом «использования изобретения». Однако в одном патенте может быть раскрыта группа изобретений, представленных в многозвенной формуле с несколькими независимыми пунктами. При сопоставлении патента со спорным объектом мы может обнаружить, что одни изобретения группы используются, а другие – нет.

Хорошо, если в поставленном перед экспертом вопросе указано, по какому из независимых пунктов формулы необходимо проверить использование изобретения. Но так бывает не всегда. В такой ситуации эксперт вправе уточнить это у органа, назначившего экспертизу. Конечно, эксперт может проверить и все независимые пункты, но при этом рискует сделать лишнюю работу.

После того, как независимый пункт в формуле найден, необходимо выделить в нем признаки изобретения. Методика выделения признаков изобретения приведена в работе В.А. Хорошкеева^[2], который, в свою очередь, ссылается на разработки советских патентоведов. Выделять признаки, как он пишет, следует не «нарезкой формулы на последовательные словесные фрагменты», а руководствуясь примерными перечнями признаков изобретения, приведенными в соответствующем подзаконном акте. Так в действующих Требованиях признаки, характерные для различных объектов изобретения (устройство, химическое соединение, композиция, вещество, способ и т. д.) приведены в п. 37-43.

В подзаконных актах разных лет такие перечни различаются с точки зрения удобства выделения признаков. Например, в ранее действовавшем Регламенте^[3] примерный перечень признаков устройства (п. 10.7.4.3 (2)) был прост, логичен и удобен. Как и в ряде предшествующих ему актов. А вот в действующих Требованиях аналогичный перечень (п. 37 (1)) перегружен, нелогичен и для этой цели крайне неудобен. Разработчики документа не слишком удачно переделали его под новое требование конструктивно-функционального единства устройства.

По счастью, как уже сказано, для судебного эксперта Требования – не обязательный нормативный акт, а только методический источник, поэтому он вправе руководствоваться Регламентом 2008 года. И хотя как нормативный акт Регламент не действует, в качестве методического материала он вполне применим.

Если признак изобретения не ясен или допускает неоднозначное понимание, его следует толковать в контексте других признаков формулы. Кроме того, согласно п. 3 ст. 1358 и п. 2 ст. 1354 Кодекса для толкования формулы могут применяться описание и чертежи в патенте. При этом надо учитывать, что часть описания и/или чертежей может относиться к конкретным примерам реализации изобретения и представлять признак изобретения в его частных случаях (см. п. 45 Требований). Нельзя ставить знак равенства между признаком, выраженном в независимом пункте формулы в обобщенном виде, и такими частными случаями, раскрытыми в описании или на чертежах.

Если формулировка признака и после этого не ясна, стоит обратиться к словарно-справочной и иной литературе, относящейся к той же области техники, что и изобретение. Там, как правило, можно найти общепринятые определения специфических для данной области терминов.

Встречаются (к сожалению, не так уж и редко) признаки, значение которых невозможно идентифицировать. Значит, мы имеем дело с изобретением, сущность и объем охраны которого нельзя однозначно определить. Сказать, использовано ли такое изобретение в спорном объекте или нет, эксперт не может. В этом случае он вынужден завершить исследование, указав на принципиальную невозможность сделать вывод.

Если все признаки независимого пункта определены и ясны, переходим к следующему шагу – сопоставляем признаки изобретения с признаками спорного объекта. Устанавливаем, содержится ли в продукте или использован ли при осуществлении способа каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы. При этом учитываем особенности, присущие некоторым видам признаков.

В случае, когда признак изобретения в патентной формуле приведен в обобщенном виде, он считается использованным, если в спорном объекте использован любой частный случай реализации этого признака.

Если в независимом пункте есть альтернативные признаки, то под «каждым признаком изобретения, приведенном в независимом пункте» (п. 3 ст. 1358 Кодекса), следует понимать всё же не каждый из альтернативных признаков, а любой из них.

Если количественный признак изобретения выражен в виде фиксированного значения, а в объекте значение этого параметра иное, считается, что признак отсутствует. Например, если в формуле сказано, что некое устройство содержит один фиксирующий элемент, а в объекте их два, следует сделать вывод об отсутствии признака в объекте. Довод «раз их два, то уж один-то точно есть» здесь не проходит. «Один элемент» и «два элемента» – это разные количественные признаки, 1 ≠ 2. Недопустимо трактовать фиксированное значение признака как интервальное.

Чтобы расширить объем охраны изобретения, количественные признаки приводят в виде интервалов непрерывных значений или рядов фиксированных значений параметра. В частности, открытый интервал может быть представлен выражением «как минимум x», открытый ряд – «по меньшей мере n». Такой признак считается использованным, если соответствующий количественный показатель объекта входит в этот интервал или ряд. Например, если в формуле сказано, что некое устройство содержит «по меньшей мере один фиксирующий элемент», а в объекте их два, следует сделать вывод о наличии признака.

Вывод о наличии в объекте количественного параметрического признака изобретения требует проведения измерений, а иногда и расчетов. Например, расчеты нужны, если признак выражен в виде математической формулы, или если признак выражен через параметр, который сложно измерить, но можно вычислить через другие, легко измеряемые параметры. В таких случаях в заключении эксперта должны быть указаны использованные измерительные приборы и инструменты, описаны методики измерения, приведены расчеты.

Если одни признаки изобретения в формуле дополняются и уточняются другими, то вывод об отсутствии в объекте первых одновременно означает и отсутствие вторых. Например, в формуле написано, что устройство содержит «фиксирующий элемент, выполненный из стали». Если в объекте отсутствует признак «фиксирующий элемент», то отсутствует и признак «выполнение фиксирующего элемента из стали». Поэтому отсутствие в объекте одного элемента может привести к выводу об отсутствии в нем сразу нескольких признаков изобретения, связанных с отсутствующим элементом.

Если в результате сопоставления установлено, что спорный объект содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы, приходим к выводу об использовании изобретения и завершаем исследование.

Но если установлено, что в объекте отсутствует один или несколько существенных признаков изобретения из независимого пункта, переходим к следующему шагу – устанавливаем, не заменен ли отсутствующий признак каким-либо другим признаком, выполняющим ту же функцию.

Если замены отсутствующего существенногопризнака (признаков) другим (или другими) нет, приходим к выводу, что в данном объекте изобретение не использовано и завершаем исследование.

Если выясняется, что произошла замена отсутствующего признака на другой, проверяем, не является ли заменяющий признак объекта эквивалентным признаку изобретения.

Определения эквивалентных признаков в действующем законодательстве России нет. Но оно есть в советских нормативных актах 70-х годов, и хотя они давно утратили силу, определение и методические подходы, данные в них, не противоречат Кодексу.

В п. 6.03 Инструкции ЭЗ-2-74^[4] сказано следующее: «Эквивалентными признаками называются признаки, совпадающие по выполняемой функции и по достигаемому результату. При определении эквивалентности признаков принимается во внимание их взаимозаменяемость, то есть признаки, выполняющие одинаковую функцию, могут отличаться по форме выполнения (по конструкции, технологии или по материалу)».

В п. 24 Инструкции о выплате вознаграждения[5] говорится: «Изобретение признается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми признаками (эквивалентами). Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области».

Кроме того, в методических материалах Госкомизобретений СССР 1979 года, регулирующих вопросы выплаты вознаграждений авторам за использование изобретений и премий за содействие изобретательству[6], есть специальный п. 4.13 «Заключение об эквивалентности использованных в объекте технических решений признакам формулы изобретения», где сказано:

«Эквивалентной заменой признаков, указанных в формуле изобретения, другими техническими решениями, элементами признается только при соблюдении следующих условий:

а)      если замена признаков эквивалентами не меняет сущности изобретения;

б)      если при замене признаков изобретения другими элементами (эквивалентами) достигается тот же результат;

в)      если средства выполнения заменены на равноценные (эквиваленты);

г)      если технические решения (элементы), которыми заменяются признаки изобретения, известны в данной области».

          От эквивалентных признаков следует отличать технически тождественные признаки, описанные терминами-синонимами, или с помощью однозначно взаимосвязанных понятий, а также признаки, соотносящиеся как родовое и видовое понятия. В этих случаях имеет место наличие в объекте признака изобретения, тут нет нужды применять правило эквивалентов.

Практика применения правила эквивалентов в различных юрисдикциях выработала ряд более или менее универсальных положений, образующих так называемую «доктрину эквивалентов». Приведем основные.

1.      Правило эквивалентов применимо лишь к несущественным признакам изобретения: признак, существенный с позиции патентоспособности изобретения, не может быть заменен эквивалентным.

2.      На эквивалентные могут быть заменены сразу несколько признаков изобретения.

3.      Эквивалентным решением может считаться не только замена, но и исключение несущественного признака изобретения.

4.      Эквивалентным решением может считаться замена одного признака изобретения на группу признаков, совместно выполняющих ту же функцию с тем же результатом.

5.      На эквивалентный может быть заменен как новый (отличительный) признак изобретения, так и известный из уровня техники, и даже признак, относящийся к названию изобретения и определяющий его назначение.

6.      Однако, если отличительный признак в изобретении – единственный, его замена в объекте техники заведомо не эквивалентна, оно сводит объект по новизне на уровень прототипа изобретения.

7.      Правило эквивалентов не применимо для селективных изобретений, изобретений на применение и изобретений, направленных на расширение ассортимента.

8.      Эквивалентности заведомо нет, если решение, полученное в результате замены признаков, не позволяет достичь технического результата изобретения.

9.      Эквивалентности заведомо нет, если замена признаков обеспечивает новый по сравнению с изобретением технический результат и поэтому обладает самостоятельной патентоспособностью.

10.    Эквивалентности заведомо нет, если решение, полученное в результате замены признаков изобретения, перестало бы удовлетворять условиям патентоспособности (потеряло бы новизну или изобретательский уровень).

11.    Эквивалентность следует оценивать применительно к конкретному техническому решению: одни и те же признаки для одного изобретения эквивалентны, а для другого – нет.Одни и те же  признаки могут быть эквивалентными в одном системе и не быть таковыми в другой. Например, в качестве инструмента для забивания гвоздей замену микроскопа на молоток можно признать эквивалентной. В качестве оптического прибора – нельзя.

12.    Замена признака на эквивалентный не обязательно обратима: обратная замена признака может не удовлетворять условиям эквивалентности.

13.    Эквивалентность следует оценивать с учетом материалов делопроизводства по заявке на выдачу патента: нельзя признавать эквивалентным признак, от которого отказались на стадии экспертизы патентоспособности («доктрина эстоппель» в патентном праве[7]).

Как нетрудно заметить, эти положения взаимосвязаны, одни следуют из других. Поэтому в разных источниках[8] их число и формулировки варьируются, однако основные принципы остаются неизменными.

Есть и дискуссионные положения, по которым не достигнуто единство мнений. Например, существуют противоположные взгляды на возможность эквивалентной замены количественных признаков[9]. На взгляд автора она допустима, но только в случае, когда количественный признак не является существенным.

При применении небесспорных положений предпочтительно руководствоваться одним из принципов презумпции невиновности (Конституция РФ, ст. 49, ч. 3): толковать неустранимые сомнения в пользу обвиняемого в нарушении патента. Не следует расширять объем правовой охраны по патенту сверх меры разумного.

Если выясняем, что заменяющий признак спорного объекта не эквивалентен отсутствующему признаку изобретения, приходим к выводу, что изобретение не использовано, завершаем исследование.

Если устанавливаем, что заменяющий признак объекта эквивалентен отсутствующему признаку изобретения, переходим к следующему шагу. Выясняем, был ли такой признак известен в качестве эквивалентного признаку изобретения в данной области техники до даты приоритета изобретения. Область техники, к которой относится изобретение, как и дата приоритета изобретения, указаны в патенте.

Если устанавливаем известность средства замены, приходим к выводу об использовании изобретения, если нет – к выводу об отсутствии использования. На этом исследование завершается.

Зачастую у экспертов возникают сложности с применением доктрины эквивалентов. В ряде проанализированных заключений исследование заменяющих признаков на эквивалентность отсутствовало – иногда без объяснения причин, иногда со ссылкой на то, что легальное определение «эквивалентности» отсутствует в отечественном праве.

Особые затруднения связаны с установлением известности из уровня техники заменяющих признаков. На первый взгляд, для этого от эксперта требуется провести информационный поиск по патентным, научным и иным техническим источникам.

По нашему мнению, делать этого не следует. В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» и части 4 ст. 55 Арбитражного процессуального кодекса РФ эксперту запрещено самостоятельно собирать доказательства. А проведение подобного поиска является ничем иным, как сбором доказательств. Вместе с тем экспертвправе использовать в своем исследовании источники известности, представленные в материалах дела, либо запрашивать их через суд у сторон.

Таким образом, бремя доказывания известности средств замены в качестве эквивалентных признаков в значительной степени перекладывается с эксперта на представителей сторон и привлеченных ими специалистов-патентоведов.

Исследуя источники, не следует искать в них прямого указания на эквивалентность признаков.

Во-первых, этот патентоведческий термин практически никогда не используется в технической литературе, включая и патенты.

Во-вторых, как уже говорилось, не бывает универсально эквивалентных признаков, их эквивалентность проявляется (или не проявляется) в конкретной технической системе (решении).

Поэтому известность заменяющего признака объекта в качестве эквивалентного признаку изобретения на практике означает, что:

• заменяющий признак был известен до даты приоритета изобретения в той же области техники, что и изобретение;
• уровень науки и техники на указанную дату позволял сделать вывод об их взаимозаменяемости (совпадению по выполняемой функции и достигаемому результату);
• взаимозаменяемость признаков очевидна для специалиста в соответствующей области техники.